中小企業(yè)海外知識產(chǎn)權布局、 風(fēng)險防控和糾紛處理


發(fā)布日期:2022-04-26 15:29 信息來(lái)源:中心

編者按:

       2022年全國知識產(chǎn)權宣傳周活動(dòng)的主題是“全面開(kāi)啟知識產(chǎn)權強國建設新征程”。圍繞這一主題,中國中小企業(yè)國際合作協(xié)會(huì )、APEC中小企業(yè)服務(wù)聯(lián)盟法律工作委員會(huì )聯(lián)合成都超凡明遠知識產(chǎn)權代理有限公司,舉辦“2022年世界知識產(chǎn)權日中小企業(yè)線(xiàn)上普法活動(dòng)”,重點(diǎn)從實(shí)際操作層面對中小企業(yè)海外知識產(chǎn)權布局、風(fēng)險防控和糾紛處理等進(jìn)行講解。

2021年,黨中央、國務(wù)院印發(fā)了兩個(gè)重要的綱要性文件,分別是《知識產(chǎn)權強國建設綱要(2021-2035年)》(下稱(chēng)《強國綱要》)和《“十四五”國家知識產(chǎn)權保護和運用規劃》(下稱(chēng)《運用規劃》)。這兩份文件對我國知識產(chǎn)權事業(yè)未來(lái)發(fā)展作出重大頂層設計。其中在《建設綱要》中提到的預期性發(fā)展目標之一,就是到2025年,平均每萬(wàn)人口中高價(jià)值專(zhuān)利發(fā)明的擁有量能夠達到12件;而被定義成高價(jià)值專(zhuān)利的5種類(lèi)型的專(zhuān)利中就包括了在海外具有同族專(zhuān)利權的發(fā)明專(zhuān)利。同時(shí),《運用規劃》也提出要引導創(chuàng )新主體合理利用世界知識產(chǎn)權組織全球服務(wù)體系等渠道,以提高海外知識產(chǎn)權布局效率。

具體對于中小企業(yè)而言,在日常工作中其實(shí)經(jīng)常會(huì )遇到以下這幾個(gè)方面的問(wèn)題:是否有必要在海外申請專(zhuān)利或商標?應該選擇哪些國家進(jìn)行申請?進(jìn)入這些國家的市場(chǎng)可能會(huì )遇到哪些知識產(chǎn)權方面的風(fēng)險?能做哪些事情來(lái)提前降低這些風(fēng)險?以及在海外遇到知識產(chǎn)權糾紛該如何處理等等。為此,本文主要圍繞著(zhù)海外知識產(chǎn)權布局展開(kāi),尤其是聚焦于企業(yè)在海外經(jīng)常遇到的知識產(chǎn)權問(wèn)題和相應的解決方式進(jìn)行講解,主要涉及專(zhuān)利和商標這兩項主要的知識產(chǎn)權。

一、海外知識產(chǎn)權布局

(一)海外專(zhuān)利布局

1. 海外專(zhuān)利布局的目的

關(guān)于是否有必要在海外申請專(zhuān)利,企業(yè)主要考慮以下幾個(gè)方面:

(1)對自身產(chǎn)品加以知識產(chǎn)權保護:在海外獲得專(zhuān)利保護可以為企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)入海外市場(chǎng)保駕護航,能夠幫助維護、鞏固和提升產(chǎn)品的市場(chǎng)地位和競爭優(yōu)勢。

(2)抗衡或制約競爭對手:開(kāi)展海外專(zhuān)利布局可以幫助企業(yè)積累專(zhuān)利實(shí)力,借此抗衡或制約競爭對手;或幫助企業(yè)積累專(zhuān)利籌碼,未來(lái)通過(guò)專(zhuān)利訴訟等方式來(lái)牽制市場(chǎng)同質(zhì)化競爭對手。

(3)直接獲取利潤:開(kāi)展海外專(zhuān)利布局還可以幫助企業(yè)獲得有價(jià)值專(zhuān)利,并有可能通過(guò)許可、權利轉讓等方式直接獲取利潤;也可幫助企業(yè)在商業(yè)談判、兼并重組、融資、上市等海外市場(chǎng)運營(yíng)活動(dòng)中提高無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值,從而獲取利潤。

(4)增加產(chǎn)品附加值:開(kāi)展海外專(zhuān)利布局能夠幫助企業(yè)獲取具有排他性的知識產(chǎn)權,并對企業(yè)打造品牌有所幫助,從而增加產(chǎn)品附加值。

(5)增加供應鏈風(fēng)險應對籌碼:企業(yè)圍繞上游產(chǎn)品開(kāi)展海外專(zhuān)利布局,有助于提高企業(yè)對供應商的議價(jià)能力及風(fēng)險控制能力。

(6)影響產(chǎn)業(yè)規則:在某些行業(yè),如果可以圍繞國際技術(shù)標準開(kāi)展海外專(zhuān)利布局,并推動(dòng)由此獲得的相關(guān)專(zhuān)利納入到標準之中,這將有助于企業(yè)影響產(chǎn)業(yè)規則,進(jìn)而爭取市場(chǎng)主導地位。

(7)在文化層面獲得海外社會(huì )認同:基于對知識產(chǎn)權的認知和尊重,擁有海外知識產(chǎn)權保護的產(chǎn)品可能在企業(yè)拓展海外市場(chǎng)的過(guò)程中獲得更多的認同感。

2.怎樣進(jìn)行海外專(zhuān)利布局

海外專(zhuān)利布局主要涉及三個(gè)問(wèn)題:選哪些技術(shù)去海外布局、去哪些國家或地區布局以及怎么布局。

(1)技術(shù)和目標國家或地區的選擇

關(guān)于選哪些技術(shù)去海外布局和去哪些國家或地區布局,主要需要考慮的是技術(shù)因素和市場(chǎng)因素。其中技術(shù)因素包括:該技術(shù)是否為核心技術(shù);新穎性和創(chuàng )造性如何;是否有替代技術(shù)等等;而市場(chǎng)因素包括:當前相關(guān)產(chǎn)品的主要市場(chǎng)以及未來(lái)的潛在市場(chǎng);與競爭對手的博弈情況等。

(2)海外專(zhuān)利布局的途徑

申請海外專(zhuān)利主要有三個(gè)途徑,分別是直接申請途徑、巴黎公約申請途徑和PCT申請途徑。

第一個(gè)是直接申請。直接申請途徑是申請人將技術(shù)方案寫(xiě)成專(zhuān)利申請文件的形式并翻譯成目標國家或地區的官方語(yǔ)言,最后提交到目標國家或地區的專(zhuān)利局的一種途徑。針對直接申請途徑,需要在提交至目標國家或地區之前,在中國知識產(chǎn)權局先申請并進(jìn)行保密審查。

第二個(gè)途徑是巴黎公約途徑。最常見(jiàn)的一個(gè)申請過(guò)程如下,申請人可以在中國先交一個(gè)專(zhuān)利申請作為首次申請,在首次申請的申請日起12個(gè)月內,其可以向其他國家或地區提交第二個(gè)申請。第二申請可以要求首次申請作為優(yōu)先權,進(jìn)而第二申請的優(yōu)先權日就是首次申請的申請日。針對不同專(zhuān)利類(lèi)型,所規定的優(yōu)先權期限不一樣。發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利的優(yōu)先權期限是12個(gè)月內,而外觀(guān)專(zhuān)利的優(yōu)先權期限是6個(gè)月內。

第三個(gè)途徑是PCT途徑。針對這種途徑,最常見(jiàn)的一個(gè)申請過(guò)程如下,首先在中國先交一個(gè)專(zhuān)利申請,在中國專(zhuān)利申請日的12個(gè)月內,可以提交一個(gè)PCT國際專(zhuān)利申請,并要求該中國專(zhuān)利申請作為優(yōu)先權。PCT國際專(zhuān)利申請不是一個(gè)確權的程序,只是一個(gè)申請途徑。需要在PCT進(jìn)入某一目標國家,然后由目標國家的審查員對專(zhuān)利進(jìn)行審查并通過(guò)后才真正獲得一個(gè)專(zhuān)利權。PCT組織下屬有100多個(gè)成員國,各個(gè)成員國對PCT進(jìn)入國家階段的期限的規定不一樣,大部分國家規定PCT進(jìn)入期限為30個(gè)月。

一般來(lái)說(shuō),如果企業(yè)希望有更長(cháng)的時(shí)間來(lái)考慮海外專(zhuān)利申請目標國家或地區的話(huà),PCT途徑可能會(huì )比較合適。而如果企業(yè)已經(jīng)明確了要進(jìn)的目標國家或地區,巴黎公約可能會(huì )更便宜一些。如果企業(yè)希望進(jìn)入的是巴黎公約或PCT成員國以外的國家或地區,則只能選擇直接申請。

(二)海外商標布局

海外商標布局主要需要考慮到以下五個(gè)維度。

1. 商標的選擇,即選擇何種標樣

考慮到海外商標在各個(gè)國家或地區的文化習俗、語(yǔ)言以及商標法律法規的差異,建議結合目標市場(chǎng)消費者的認知、語(yǔ)言習慣、文化風(fēng)俗以及商標法的特殊規定,設計和選用既能夠代表企業(yè)或者品牌形象,又在消費者中具有較高的辨識度,同時(shí)符合當地法律規定的商標進(jìn)行布局。

2. 國家或區域的選擇

建議企業(yè)結合業(yè)務(wù)發(fā)展需要,劃分出核心區域、重要區域和其它區域,并針對各個(gè)區域來(lái)分別進(jìn)行海外商標布局。其中核心區域可以是產(chǎn)品已經(jīng)出口或者即將出口,重要區域可以是產(chǎn)品預計出口進(jìn)行提前布局的區域,而其它區域可以是中短期無(wú)明確規劃但長(cháng)期可能會(huì )覆蓋,包括在部分搶注高發(fā)地區進(jìn)行提前防御布局的區域。

3. 商品和服務(wù)的選擇

建議結合企業(yè)商品經(jīng)營(yíng)范圍、產(chǎn)品出口規劃、防御性保護的需求、目標國家的商品分類(lèi)特點(diǎn),同時(shí)參考同行的保護案例來(lái)選擇商品或服務(wù)。大多數國家或地區是采用尼斯國際商品及服務(wù)分類(lèi),但需要注意的是部分國家或地區的分類(lèi)規范與尼斯分類(lèi)可能有所差異。

4. 商標申請人名義的選擇

常見(jiàn)的海外商標布局申請主體的模式有兩種。

(1)第一種模式是統一由總公司名義申請,或者統一由知識產(chǎn)權管理公司來(lái)進(jìn)行申請,再根據業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,許可授權給各地的子公司、分支機構、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商或者關(guān)聯(lián)公司使用。這種方式的優(yōu)點(diǎn)在于對商標實(shí)行了統一管理,且對商標布局統籌把控,以及布局管理成本相對較低。但由于實(shí)際使用商標的主體與權利人主體不統一,在使用的規范性保障,使用證據的保留和收集上可能會(huì )有一定難度。

(2)另一種模式是由實(shí)際使用主體負責當地市場(chǎng)的商標布局,例如由各地的經(jīng)銷(xiāo)商代理商,各地的子公司或者關(guān)聯(lián)公司作為商標的申請人來(lái)進(jìn)行申請。該模式雖然統一了商標的實(shí)際使用主體以及申請主體,但由于注冊人名義不統一,總公司可能會(huì )喪失對商標的控制權,不利于商標布局的統籌。而且,把控管理成本和維護成本相對較高,并且可能會(huì )面臨經(jīng)銷(xiāo)商或者代理商搶注商標的挑戰。

5. 商標注冊途徑的選擇

企業(yè)到海外申請注冊商標主要有兩種途徑。

(1)第一種途徑是分別向各國或地區的商標主管機關(guān)直接遞交商標注冊申請。

(2)第二種途徑就是馬德里商標國際注冊,即在馬德里聯(lián)盟成員國或地區間所進(jìn)行的商標注冊。我們通常所說(shuō)的商標國際注冊指的就是馬德里商標國際注冊。目前馬德里聯(lián)盟總共有112個(gè)成員,覆蓋了128個(gè)國家或地區。馬德里注冊的步驟主要包括通過(guò)所在國家或地區的知識產(chǎn)權局提交申請,由世界知識產(chǎn)權組織進(jìn)行形式審查,再由被指定的締約方的國家或地區知識產(chǎn)權局進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。

二、海外知識產(chǎn)權風(fēng)險防控

海外專(zhuān)利風(fēng)險防控主要包括風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。事實(shí)上,在企業(yè)研發(fā)和銷(xiāo)售的每一個(gè)階段中都要注意風(fēng)險防控。

(一)風(fēng)險評估

風(fēng)險評估主要是指評估風(fēng)險發(fā)生的可能性以及風(fēng)險一旦發(fā)生后可能帶來(lái)的損失,具體包括評估行業(yè)風(fēng)險、產(chǎn)品或技術(shù)風(fēng)險的評估。

1. 行業(yè)風(fēng)險評估

通過(guò)收集目標國家或地區的與本行業(yè)相關(guān)的專(zhuān)利訴訟案件的統計數據,可以評估企業(yè)所處行業(yè)的專(zhuān)利訴訟風(fēng)險。不同行業(yè)的風(fēng)險是不一樣的。例如在美國,消費品、生物醫藥和電子行業(yè)就屬于比較熱門(mén)的專(zhuān)利訴訟行業(yè)。

2.產(chǎn)品或技術(shù)風(fēng)險評估

產(chǎn)品或技術(shù)風(fēng)險的評估主要是從市場(chǎng)以及產(chǎn)品或技術(shù)本身這兩個(gè)維度來(lái)評估:

(1)從市場(chǎng)維度來(lái)說(shuō),需要特別注意產(chǎn)品銷(xiāo)量大或銷(xiāo)量增長(cháng)快的國家或地區以及知識產(chǎn)權保護力度大的國家地區;

(2)從產(chǎn)品或技術(shù)本身的維度來(lái)說(shuō),需要重點(diǎn)評估新產(chǎn)品、拳頭產(chǎn)品、競品等重點(diǎn)戰略發(fā)展的產(chǎn)品或技術(shù);相應的產(chǎn)品或技術(shù)應該拆解為多個(gè)技術(shù)點(diǎn)或功能點(diǎn),以區分其中的公知技術(shù)、自研技術(shù)、外購技術(shù)或標準技術(shù)。

(二)風(fēng)險控制

1. 產(chǎn)品研發(fā)階段

在產(chǎn)品研發(fā)的每一個(gè)階段都應該持續進(jìn)行風(fēng)險識別和控制。這些階段包括在技術(shù)研發(fā)的立項階段、設計階段以及應用階段。具體可以通過(guò)專(zhuān)利檢索或分析等工具來(lái)分析行業(yè)現有技術(shù)的水平和發(fā)展、識別并規避潛在風(fēng)險。

2. 專(zhuān)利布局階段

為了防控風(fēng)險,在專(zhuān)利布局階段還可以收集并分析各國或地區的知識產(chǎn)權政策、專(zhuān)利申請實(shí)務(wù)和商業(yè)環(huán)境等信息。例如,本文中前面提到的由世界知識產(chǎn)權組織公布的《2021年全球創(chuàng )新指數報告》就有比較大的參考價(jià)值。其中的“全球創(chuàng )新指數”排名的分數值是從七大因素進(jìn)行評估,每個(gè)因素細化成三個(gè)角度,再下分為幾個(gè)小項。比如,其中機構因素包括:監管環(huán)境(監管質(zhì)量、法律法規、解雇成本)、商業(yè)環(huán)境(容易創(chuàng )業(yè)、容易解決破產(chǎn)問(wèn)題)等;而人力資本與研究因素包括:教育、高等教育、研發(fā)等。創(chuàng )新指數高,說(shuō)明這個(gè)國家或地區比較注重經(jīng)濟和知識產(chǎn)權的發(fā)展和保護,商業(yè)環(huán)境好、市場(chǎng)健康等。實(shí)際上,根據國家知識產(chǎn)權局公布的2020年知識產(chǎn)權統計年報,2019年中國企業(yè)主要申請專(zhuān)利的國家是歐美日韓和一帶一路國家等風(fēng)險相對較低的國家和地區(在各個(gè)國家或地區的具體的專(zhuān)利申請數量請見(jiàn)以下圖表)。

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3. 建立風(fēng)險防控體系

有條件的企業(yè)還可以建立完整的風(fēng)險防控體系,具體包括建立固定的知識產(chǎn)權管理和法律團隊、搭建合理的成果保護和專(zhuān)利布局的內部機制、建立應急糾紛處理小組、以及整合包括外部律師事務(wù)所在內的外部資源等。

(三)專(zhuān)利自由實(shí)施分析

針對重點(diǎn)產(chǎn)品或重點(diǎn)市場(chǎng),企業(yè)還可以考慮請專(zhuān)業(yè)的機構或專(zhuān)家做一個(gè)完整的專(zhuān)利自由實(shí)施分析(其英文原文是Freedom to Operate,也可以翻譯為專(zhuān)利預警)。該分析具體包括以下幾個(gè)步驟:

1. 確定產(chǎn)品技術(shù)方案

全面分析產(chǎn)品技術(shù)構成并分解形成具體技術(shù)方案,以確定專(zhuān)利檢索方向。

2. 目標國的法律制度

收集和分析目標國的相關(guān)法律制度規定和司法環(huán)境。

3. 檢索風(fēng)險專(zhuān)利

在專(zhuān)利數據庫中檢索得到相關(guān)專(zhuān)利。在這個(gè)過(guò)程中,可能需要不斷調整檢索策略以保證專(zhuān)利檢索的查全率。

4. 篩選高相關(guān)專(zhuān)利

人工篩選出高度相關(guān)專(zhuān)利并確定高度相關(guān)專(zhuān)利的法律狀態(tài)和保護范圍。

5. 侵權比對分析

根據目標國的實(shí)際情況,利用侵權判定的主要原則進(jìn)行侵權比對分析。這些主要原則包括全面覆蓋原則、等同原則和禁止反悔原則。

6. 提供解決方案

提供包括法律、技術(shù)和商業(yè)措施在內的解決方案。其中法律措施包括訴訟應對和專(zhuān)利無(wú)效等;技術(shù)措施包括規避設計、替代方案、檢索現有技術(shù)或進(jìn)行專(zhuān)利儲備等;而商業(yè)措施包括技術(shù)合作、專(zhuān)利購買(mǎi)或共享等。

三、 海外知識產(chǎn)權糾紛的處理

(一)海外知識產(chǎn)權糾紛的分類(lèi)

對于大部分中小企業(yè)來(lái)說(shuō),在海外主要擔心被競爭對手以知識產(chǎn)權維權為由進(jìn)行針對性地打擊。中國企業(yè)在海外可能遇到的知識產(chǎn)權糾紛主要包括以下幾個(gè)方面:

1. 行政調查、專(zhuān)利或商標等知識產(chǎn)權侵權訴訟:專(zhuān)利權人可能以知識產(chǎn)權侵權為由請求禁止企業(yè)產(chǎn)品在相關(guān)國家的銷(xiāo)售并要求賠償侵權損失; 

2. 海關(guān)執法:企業(yè)產(chǎn)品被海關(guān)以知識產(chǎn)權侵權為由扣押;

3. 展會(huì )維權:企業(yè)赴海外參加展會(huì )的產(chǎn)品被會(huì )議組織方在展會(huì )現場(chǎng)以知識產(chǎn)權侵權為由扣押;

4. 平臺下架:企業(yè)在電商平臺上銷(xiāo)售的產(chǎn)品因為知識產(chǎn)權侵權的投訴而下架;

5. 知識產(chǎn)權無(wú)效:企業(yè)申請的海外知識產(chǎn)權被競爭對手無(wú)效;

6. 跨國并購或技術(shù)引進(jìn):企業(yè)在跨國并購或技術(shù)引進(jìn)時(shí)發(fā)生權利歸屬等知識產(chǎn)權糾紛;

7. 反不正當競爭或商業(yè)秘密糾紛。

(二)糾紛應對策略

企業(yè)在遇到海外知識產(chǎn)權糾紛時(shí),特別是來(lái)自一些國際巨頭的挑戰時(shí),不要有畏懼心理,一味地退讓?zhuān)膊荒懿萋蕬獙?。一方面,如果企業(yè)需要耗費大量人力、時(shí)間、金錢(qián)成本來(lái)應對訴訟,即便最后取得勝利,也可能導致企業(yè)錯失市場(chǎng)機遇,給企業(yè)帶來(lái)無(wú)法挽回的經(jīng)濟損失。另一方面,如果傷害到企業(yè)自身的核心利益時(shí),我們也要敢于捍衛自己的合法利益。企業(yè)要和專(zhuān)業(yè)人士一起,認真研究對方的背景、對方的權利基礎、自身的權利基礎、目標國的法律法規,揣摸對方的真實(shí)意圖,綜合分析對企業(yè)自身的利弊和風(fēng)險。

1. 分析對手的背景

首先要分析對手提起訴訟的具體目的。競爭對手的目的通常包括以下幾個(gè):

(1)獲得禁令,直接將企業(yè)產(chǎn)品逐出目標國家的市場(chǎng);

(2)促成包括交叉許可在內的專(zhuān)利許可;

(3)獲得高額懲罰性賠償;

(4)通過(guò)高成本或長(cháng)時(shí)間的糾紛來(lái)戰略性拖垮對手;

(5)通過(guò)商譽(yù)詆毀來(lái)保住或搶占市場(chǎng)份額;

(6)通過(guò)訴訟確定其專(zhuān)利的保護范圍。

2. 討論合適的應對方案

在搞清楚對方的真實(shí)意圖并權衡利弊后,企業(yè)可以和專(zhuān)業(yè)人士一起討論并考慮應對糾紛的底線(xiàn),然后再采用合適的應對方案。一般來(lái)說(shuō),應對方案包括以下幾個(gè)方面:

(1)無(wú)效掉對方的知識產(chǎn)權;

(2)運用多種抗辯手段積極應訴;

(3)在應訴的同時(shí)進(jìn)行和解談判;

(4)收到侵權警告時(shí)主動(dòng)發(fā)起確權訴;

(5)通過(guò)自己擁有知識產(chǎn)權進(jìn)行反制行動(dòng);

(6)通過(guò)收購等方式化解訴訟。

建議優(yōu)先選擇成本低、代價(jià)小的應對方案,盡量以最小的代價(jià)取得最大的利益。專(zhuān)業(yè)知識產(chǎn)權服務(wù)機構可以幫助中小企業(yè)深入學(xué)習了解國內企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn),找到合理使用的突破口,有效化解企業(yè)在海外銷(xiāo)售時(shí)被投訴、起訴的潛在風(fēng)險。因此,考慮到海外知識產(chǎn)權糾紛的復雜性和潛在成本,企業(yè)還有必要選擇在目標國家擁有豐富經(jīng)驗的專(zhuān)業(yè)律師來(lái)協(xié)助處理糾紛。 

 

特別鳴謝:成都超凡明遠知識產(chǎn)權代理有限公司

曹桓、王暉(專(zhuān)利代理師)

劉思吟(商標代理人)

馬飛(律師)