中小企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)布局、 風(fēng)險防控和糾紛處理

編者按：

       2022年全國知識產(chǎn)權(quán)宣傳周活動的主題是“全面開啟知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國建設(shè)新征程”。圍繞這一主題，中國中小企業(yè)國際合作協(xié)會、APEC中小企業(yè)服務(wù)聯(lián)盟法律工作委員會聯(lián)合成都超凡明遠(yuǎn)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司，舉辦“2022年世界知識產(chǎn)權(quán)日中小企業(yè)線上普法活動”，重點(diǎn)從實(shí)際操作層面對中小企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)布局、風(fēng)險防控和糾紛處理等進(jìn)行講解。

2021年，黨中央、國務(wù)院印發(fā)了兩個重要的綱要性文件，分別是《知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國建設(shè)綱要(2021-2035年）》（下稱《強(qiáng)國綱要》）和《“十四五”國家知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用規(guī)劃》（下稱《運(yùn)用規(guī)劃》）。這兩份文件對我國知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)未來發(fā)展作出重大頂層設(shè)計(jì)。其中在《建設(shè)綱要》中提到的預(yù)期性發(fā)展目標(biāo)之一，就是到2025年，平均每萬人口中高價值專利發(fā)明的擁有量能夠達(dá)到12件；而被定義成高價值專利的5種類型的專利中就包括了在海外具有同族專利權(quán)的發(fā)明專利。同時，《運(yùn)用規(guī)劃》也提出要引導(dǎo)創(chuàng)新主體合理利用世界知識產(chǎn)權(quán)組織全球服務(wù)體系等渠道，以提高海外知識產(chǎn)權(quán)布局效率。

具體對于中小企業(yè)而言，在日常工作中其實(shí)經(jīng)常會遇到以下這幾個方面的問題：是否有必要在海外申請專利或商標(biāo)？應(yīng)該選擇哪些國家進(jìn)行申請？進(jìn)入這些國家的市場可能會遇到哪些知識產(chǎn)權(quán)方面的風(fēng)險？能做哪些事情來提前降低這些風(fēng)險？以及在海外遇到知識產(chǎn)權(quán)糾紛該如何處理等等。為此，本文主要圍繞著海外知識產(chǎn)權(quán)布局展開，尤其是聚焦于企業(yè)在海外經(jīng)常遇到的知識產(chǎn)權(quán)問題和相應(yīng)的解決方式進(jìn)行講解，主要涉及專利和商標(biāo)這兩項(xiàng)主要的知識產(chǎn)權(quán)。

一、海外知識產(chǎn)權(quán)布局

（一）海外專利布局

1. 海外專利布局的目的

關(guān)于是否有必要在海外申請專利，企業(yè)主要考慮以下幾個方面：

（1）對自身產(chǎn)品加以知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)：在海外獲得專利保護(hù)可以為企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)入海外市場保駕護(hù)航，能夠幫助維護(hù)、鞏固和提升產(chǎn)品的市場地位和競爭優(yōu)勢。

（2）抗衡或制約競爭對手：開展海外專利布局可以幫助企業(yè)積累專利實(shí)力，借此抗衡或制約競爭對手；或幫助企業(yè)積累專利籌碼，未來通過專利訴訟等方式來牽制市場同質(zhì)化競爭對手。

（3）直接獲取利潤：開展海外專利布局還可以幫助企業(yè)獲得有價值專利，并有可能通過許可、權(quán)利轉(zhuǎn)讓等方式直接獲取利潤；也可幫助企業(yè)在商業(yè)談判、兼并重組、融資、上市等海外市場運(yùn)營活動中提高無形資產(chǎn)價值，從而獲取利潤。

（4）增加產(chǎn)品附加值：開展海外專利布局能夠幫助企業(yè)獲取具有排他性的知識產(chǎn)權(quán)，并對企業(yè)打造品牌有所幫助，從而增加產(chǎn)品附加值。

（5）增加供應(yīng)鏈風(fēng)險應(yīng)對籌碼：企業(yè)圍繞上游產(chǎn)品開展海外專利布局，有助于提高企業(yè)對供應(yīng)商的議價能力及風(fēng)險控制能力。

（6）影響產(chǎn)業(yè)規(guī)則：在某些行業(yè)，如果可以圍繞國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開展海外專利布局，并推動由此獲得的相關(guān)專利納入到標(biāo)準(zhǔn)之中，這將有助于企業(yè)影響產(chǎn)業(yè)規(guī)則，進(jìn)而爭取市場主導(dǎo)地位。

（7）在文化層面獲得海外社會認(rèn)同：基于對知識產(chǎn)權(quán)的認(rèn)知和尊重，擁有海外知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的產(chǎn)品可能在企業(yè)拓展海外市場的過程中獲得更多的認(rèn)同感。

2.怎樣進(jìn)行海外專利布局

海外專利布局主要涉及三個問題：選哪些技術(shù)去海外布局、去哪些國家或地區(qū)布局以及怎么布局。

（1）技術(shù)和目標(biāo)國家或地區(qū)的選擇

關(guān)于選哪些技術(shù)去海外布局和去哪些國家或地區(qū)布局，主要需要考慮的是技術(shù)因素和市場因素。其中技術(shù)因素包括：該技術(shù)是否為核心技術(shù)；新穎性和創(chuàng)造性如何；是否有替代技術(shù)等等；而市場因素包括：當(dāng)前相關(guān)產(chǎn)品的主要市場以及未來的潛在市場；與競爭對手的博弈情況等。

（2）海外專利布局的途徑

申請海外專利主要有三個途徑，分別是直接申請途徑、巴黎公約申請途徑和PCT申請途徑。

第一個是直接申請。直接申請途徑是申請人將技術(shù)方案寫成專利申請文件的形式并翻譯成目標(biāo)國家或地區(qū)的官方語言，最后提交到目標(biāo)國家或地區(qū)的專利局的一種途徑。針對直接申請途徑，需要在提交至目標(biāo)國家或地區(qū)之前，在中國知識產(chǎn)權(quán)局先申請并進(jìn)行保密審查。

第二個途徑是巴黎公約途徑。最常見的一個申請過程如下，申請人可以在中國先交一個專利申請作為首次申請，在首次申請的申請日起12個月內(nèi)，其可以向其他國家或地區(qū)提交第二個申請。第二申請可以要求首次申請作為優(yōu)先權(quán)，進(jìn)而第二申請的優(yōu)先權(quán)日就是首次申請的申請日。針對不同專利類型，所規(guī)定的優(yōu)先權(quán)期限不一樣。發(fā)明和實(shí)用新型專利的優(yōu)先權(quán)期限是12個月內(nèi)，而外觀專利的優(yōu)先權(quán)期限是6個月內(nèi)。

第三個途徑是PCT途徑。針對這種途徑，最常見的一個申請過程如下，首先在中國先交一個專利申請，在中國專利申請日的12個月內(nèi)，可以提交一個PCT國際專利申請，并要求該中國專利申請作為優(yōu)先權(quán)。PCT國際專利申請不是一個確權(quán)的程序，只是一個申請途徑。需要在PCT進(jìn)入某一目標(biāo)國家，然后由目標(biāo)國家的審查員對專利進(jìn)行審查并通過后才真正獲得一個專利權(quán)。PCT組織下屬有100多個成員國，各個成員國對PCT進(jìn)入國家階段的期限的規(guī)定不一樣，大部分國家規(guī)定PCT進(jìn)入期限為30個月。

一般來說，如果企業(yè)希望有更長的時間來考慮海外專利申請目標(biāo)國家或地區(qū)的話，PCT途徑可能會比較合適。而如果企業(yè)已經(jīng)明確了要進(jìn)的目標(biāo)國家或地區(qū)，巴黎公約可能會更便宜一些。如果企業(yè)希望進(jìn)入的是巴黎公約或PCT成員國以外的國家或地區(qū)，則只能選擇直接申請。

（二）海外商標(biāo)布局

海外商標(biāo)布局主要需要考慮到以下五個維度。

1. 商標(biāo)的選擇，即選擇何種標(biāo)樣

考慮到海外商標(biāo)在各個國家或地區(qū)的文化習(xí)俗、語言以及商標(biāo)法律法規(guī)的差異，建議結(jié)合目標(biāo)市場消費(fèi)者的認(rèn)知、語言習(xí)慣、文化風(fēng)俗以及商標(biāo)法的特殊規(guī)定，設(shè)計(jì)和選用既能夠代表企業(yè)或者品牌形象，又在消費(fèi)者中具有較高的辨識度，同時符合當(dāng)?shù)胤梢?guī)定的商標(biāo)進(jìn)行布局。

2. 國家或區(qū)域的選擇

建議企業(yè)結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需要，劃分出核心區(qū)域、重要區(qū)域和其它區(qū)域，并針對各個區(qū)域來分別進(jìn)行海外商標(biāo)布局。其中核心區(qū)域可以是產(chǎn)品已經(jīng)出口或者即將出口，重要區(qū)域可以是產(chǎn)品預(yù)計(jì)出口進(jìn)行提前布局的區(qū)域，而其它區(qū)域可以是中短期無明確規(guī)劃但長期可能會覆蓋，包括在部分搶注高發(fā)地區(qū)進(jìn)行提前防御布局的區(qū)域。

3. 商品和服務(wù)的選擇

建議結(jié)合企業(yè)商品經(jīng)營范圍、產(chǎn)品出口規(guī)劃、防御性保護(hù)的需求、目標(biāo)國家的商品分類特點(diǎn)，同時參考同行的保護(hù)案例來選擇商品或服務(wù)。大多數(shù)國家或地區(qū)是采用尼斯國際商品及服務(wù)分類，但需要注意的是部分國家或地區(qū)的分類規(guī)范與尼斯分類可能有所差異。

4. 商標(biāo)申請人名義的選擇

常見的海外商標(biāo)布局申請主體的模式有兩種。

（1）第一種模式是統(tǒng)一由總公司名義申請，或者統(tǒng)一由知識產(chǎn)權(quán)管理公司來進(jìn)行申請，再根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，許可授權(quán)給各地的子公司、分支機(jī)構(gòu)、代理商、經(jīng)銷商或者關(guān)聯(lián)公司使用。這種方式的優(yōu)點(diǎn)在于對商標(biāo)實(shí)行了統(tǒng)一管理，且對商標(biāo)布局統(tǒng)籌把控，以及布局管理成本相對較低。但由于實(shí)際使用商標(biāo)的主體與權(quán)利人主體不統(tǒng)一，在使用的規(guī)范性保障，使用證據(jù)的保留和收集上可能會有一定難度。

（2）另一種模式是由實(shí)際使用主體負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厥袌龅纳虡?biāo)布局，例如由各地的經(jīng)銷商代理商，各地的子公司或者關(guān)聯(lián)公司作為商標(biāo)的申請人來進(jìn)行申請。該模式雖然統(tǒng)一了商標(biāo)的實(shí)際使用主體以及申請主體，但由于注冊人名義不統(tǒng)一，總公司可能會喪失對商標(biāo)的控制權(quán)，不利于商標(biāo)布局的統(tǒng)籌。而且，把控管理成本和維護(hù)成本相對較高，并且可能會面臨經(jīng)銷商或者代理商搶注商標(biāo)的挑戰(zhàn)。

5. 商標(biāo)注冊途徑的選擇

企業(yè)到海外申請注冊商標(biāo)主要有兩種途徑。

（1）第一種途徑是分別向各國或地區(qū)的商標(biāo)主管機(jī)關(guān)直接遞交商標(biāo)注冊申請。

（2）第二種途徑就是馬德里商標(biāo)國際注冊，即在馬德里聯(lián)盟成員國或地區(qū)間所進(jìn)行的商標(biāo)注冊。我們通常所說的商標(biāo)國際注冊指的就是馬德里商標(biāo)國際注冊。目前馬德里聯(lián)盟總共有112個成員，覆蓋了128個國家或地區(qū)。馬德里注冊的步驟主要包括通過所在國家或地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)局提交申請，由世界知識產(chǎn)權(quán)組織進(jìn)行形式審查，再由被指定的締約方的國家或地區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。

二、海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險防控

海外專利風(fēng)險防控主要包括風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。事實(shí)上，在企業(yè)研發(fā)和銷售的每一個階段中都要注意風(fēng)險防控。

（一）風(fēng)險評估

風(fēng)險評估主要是指評估風(fēng)險發(fā)生的可能性以及風(fēng)險一旦發(fā)生后可能帶來的損失，具體包括評估行業(yè)風(fēng)險、產(chǎn)品或技術(shù)風(fēng)險的評估。

1. 行業(yè)風(fēng)險評估

通過收集目標(biāo)國家或地區(qū)的與本行業(yè)相關(guān)的專利訴訟案件的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，可以評估企業(yè)所處行業(yè)的專利訴訟風(fēng)險。不同行業(yè)的風(fēng)險是不一樣的。例如在美國，消費(fèi)品、生物醫(yī)藥和電子行業(yè)就屬于比較熱門的專利訴訟行業(yè)。

2.產(chǎn)品或技術(shù)風(fēng)險評估

產(chǎn)品或技術(shù)風(fēng)險的評估主要是從市場以及產(chǎn)品或技術(shù)本身這兩個維度來評估：

（1）從市場維度來說，需要特別注意產(chǎn)品銷量大或銷量增長快的國家或地區(qū)以及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度大的國家地區(qū)；

（2）從產(chǎn)品或技術(shù)本身的維度來說，需要重點(diǎn)評估新產(chǎn)品、拳頭產(chǎn)品、競品等重點(diǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的產(chǎn)品或技術(shù)；相應(yīng)的產(chǎn)品或技術(shù)應(yīng)該拆解為多個技術(shù)點(diǎn)或功能點(diǎn)，以區(qū)分其中的公知技術(shù)、自研技術(shù)、外購技術(shù)或標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)。

（二）風(fēng)險控制

1. 產(chǎn)品研發(fā)階段

在產(chǎn)品研發(fā)的每一個階段都應(yīng)該持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險識別和控制。這些階段包括在技術(shù)研發(fā)的立項(xiàng)階段、設(shè)計(jì)階段以及應(yīng)用階段。具體可以通過專利檢索或分析等工具來分析行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)的水平和發(fā)展、識別并規(guī)避潛在風(fēng)險。

2. 專利布局階段

為了防控風(fēng)險，在專利布局階段還可以收集并分析各國或地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)政策、專利申請實(shí)務(wù)和商業(yè)環(huán)境等信息。例如，本文中前面提到的由世界知識產(chǎn)權(quán)組織公布的《2021年全球創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告》就有比較大的參考價值。其中的“全球創(chuàng)新指數(shù)”排名的分?jǐn)?shù)值是從七大因素進(jìn)行評估，每個因素細(xì)化成三個角度，再下分為幾個小項(xiàng)。比如，其中機(jī)構(gòu)因素包括：監(jiān)管環(huán)境（監(jiān)管質(zhì)量、法律法規(guī)、解雇成本）、商業(yè)環(huán)境（容易創(chuàng)業(yè)、容易解決破產(chǎn)問題）等；而人力資本與研究因素包括：教育、高等教育、研發(fā)等。創(chuàng)新指數(shù)高，說明這個國家或地區(qū)比較注重經(jīng)濟(jì)和知識產(chǎn)權(quán)的發(fā)展和保護(hù)，商業(yè)環(huán)境好、市場健康等。實(shí)際上，根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局公布的2020年知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計(jì)年報(bào)，2019年中國企業(yè)主要申請專利的國家是歐美日韓和一帶一路國家等風(fēng)險相對較低的國家和地區(qū)（在各個國家或地區(qū)的具體的專利申請數(shù)量請見以下圖表）。

 

3. 建立風(fēng)險防控體系

有條件的企業(yè)還可以建立完整的風(fēng)險防控體系，具體包括建立固定的知識產(chǎn)權(quán)管理和法律團(tuán)隊(duì)、搭建合理的成果保護(hù)和專利布局的內(nèi)部機(jī)制、建立應(yīng)急糾紛處理小組、以及整合包括外部律師事務(wù)所在內(nèi)的外部資源等。

（三）專利自由實(shí)施分析

針對重點(diǎn)產(chǎn)品或重點(diǎn)市場，企業(yè)還可以考慮請專業(yè)的機(jī)構(gòu)或?qū)＜易鲆粋€完整的專利自由實(shí)施分析（其英文原文是Freedom to Operate，也可以翻譯為專利預(yù)警）。該分析具體包括以下幾個步驟：

1. 確定產(chǎn)品技術(shù)方案

全面分析產(chǎn)品技術(shù)構(gòu)成并分解形成具體技術(shù)方案，以確定專利檢索方向。

2. 目標(biāo)國的法律制度

收集和分析目標(biāo)國的相關(guān)法律制度規(guī)定和司法環(huán)境。

3. 檢索風(fēng)險專利

在專利數(shù)據(jù)庫中檢索得到相關(guān)專利。在這個過程中，可能需要不斷調(diào)整檢索策略以保證專利檢索的查全率。

4. 篩選高相關(guān)專利

人工篩選出高度相關(guān)專利并確定高度相關(guān)專利的法律狀態(tài)和保護(hù)范圍。

5. 侵權(quán)比對分析

根據(jù)目標(biāo)國的實(shí)際情況，利用侵權(quán)判定的主要原則進(jìn)行侵權(quán)比對分析。這些主要原則包括全面覆蓋原則、等同原則和禁止反悔原則。

6. 提供解決方案

提供包括法律、技術(shù)和商業(yè)措施在內(nèi)的解決方案。其中法律措施包括訴訟應(yīng)對和專利無效等；技術(shù)措施包括規(guī)避設(shè)計(jì)、替代方案、檢索現(xiàn)有技術(shù)或進(jìn)行專利儲備等；而商業(yè)措施包括技術(shù)合作、專利購買或共享等。

三、 海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛的處理

（一）海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛的分類

對于大部分中小企業(yè)來說，在海外主要擔(dān)心被競爭對手以知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)為由進(jìn)行針對性地打擊。中國企業(yè)在海外可能遇到的知識產(chǎn)權(quán)糾紛主要包括以下幾個方面：

1. 行政調(diào)查、專利或商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟：專利權(quán)人可能以知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)為由請求禁止企業(yè)產(chǎn)品在相關(guān)國家的銷售并要求賠償侵權(quán)損失； 

2. 海關(guān)執(zhí)法：企業(yè)產(chǎn)品被海關(guān)以知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)為由扣押；

3. 展會維權(quán)：企業(yè)赴海外參加展會的產(chǎn)品被會議組織方在展會現(xiàn)場以知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)為由扣押；

4. 平臺下架：企業(yè)在電商平臺上銷售的產(chǎn)品因?yàn)橹R產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的投訴而下架；

5. 知識產(chǎn)權(quán)無效：企業(yè)申請的海外知識產(chǎn)權(quán)被競爭對手無效；

6. 跨國并購或技術(shù)引進(jìn)：企業(yè)在跨國并購或技術(shù)引進(jìn)時發(fā)生權(quán)利歸屬等知識產(chǎn)權(quán)糾紛；

7. 反不正當(dāng)競爭或商業(yè)秘密糾紛。

（二）糾紛應(yīng)對策略

企業(yè)在遇到海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛時，特別是來自一些國際巨頭的挑戰(zhàn)時，不要有畏懼心理，一味地退讓，也不能草率應(yīng)對。一方面，如果企業(yè)需要耗費(fèi)大量人力、時間、金錢成本來應(yīng)對訴訟，即便最后取得勝利，也可能導(dǎo)致企業(yè)錯失市場機(jī)遇，給企業(yè)帶來無法挽回的經(jīng)濟(jì)損失。另一方面，如果傷害到企業(yè)自身的核心利益時，我們也要敢于捍衛(wèi)自己的合法利益。企業(yè)要和專業(yè)人士一起，認(rèn)真研究對方的背景、對方的權(quán)利基礎(chǔ)、自身的權(quán)利基礎(chǔ)、目標(biāo)國的法律法規(guī)，揣摸對方的真實(shí)意圖，綜合分析對企業(yè)自身的利弊和風(fēng)險。

1. 分析對手的背景

首先要分析對手提起訴訟的具體目的。競爭對手的目的通常包括以下幾個：

（1）獲得禁令，直接將企業(yè)產(chǎn)品逐出目標(biāo)國家的市場；

（2）促成包括交叉許可在內(nèi)的專利許可；

（3）獲得高額懲罰性賠償；

（4）通過高成本或長時間的糾紛來戰(zhàn)略性拖垮對手；

（5）通過商譽(yù)詆毀來保住或搶占市場份額；

（6）通過訴訟確定其專利的保護(hù)范圍。

2. 討論合適的應(yīng)對方案

在搞清楚對方的真實(shí)意圖并權(quán)衡利弊后，企業(yè)可以和專業(yè)人士一起討論并考慮應(yīng)對糾紛的底線，然后再采用合適的應(yīng)對方案。一般來說，應(yīng)對方案包括以下幾個方面：

（1）無效掉對方的知識產(chǎn)權(quán)；

（2）運(yùn)用多種抗辯手段積極應(yīng)訴；

（3）在應(yīng)訴的同時進(jìn)行和解談判；

（4）收到侵權(quán)警告時主動發(fā)起確權(quán)訴；

（5）通過自己擁有知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行反制行動；

（6）通過收購等方式化解訴訟。

建議優(yōu)先選擇成本低、代價小的應(yīng)對方案，盡量以最小的代價取得最大的利益。專業(yè)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)可以幫助中小企業(yè)深入學(xué)習(xí)了解國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)，找到合理使用的突破口，有效化解企業(yè)在海外銷售時被投訴、起訴的潛在風(fēng)險。因此，考慮到海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛的復(fù)雜性和潛在成本，企業(yè)還有必要選擇在目標(biāo)國家擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)律師來協(xié)助處理糾紛。 

 

特別鳴謝：成都超凡明遠(yuǎn)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

曹桓、王暉（專利代理師）

劉思吟（商標(biāo)代理人）

馬飛（律師）